Публикации
В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с применением в арбитражном процессе некоторых доказательств по делам о защите прав на товарные знаки, а именно результатов экспертиз на предмет сходства обозначений до степени смешения и данных социологических опросов, представляемых сторонами в обоснование своей правовой позиции.
Гражданским кодексом РФ товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Предусмотренные законом способы защиты прав на товарный знак закреплены в ст. 1252 ГК РФ. Однако в рамках заявленной темы особый интерес представляет п. 6 названной статьи, определяющий порядок защиты интересов правообладателя в случае, когда обозначения, используемые в товарном знаке, являются тождественными или сходными до степени смешения.
Так, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.
Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Данное законоположение конкретизировано в ст. 1483 ГК РФ, предусматривающей основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.
В частности, согласно п. 6 этой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
Ранее аналогичный запрет на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака был установлен Законом РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», утратившим силу с введением в действие части четвертой ГК РФ.
Таким образом, вопрос о наличии сходства до степени смешения как основания для отказа в предоставлении международной правовой охраны товарному знаку всегда являлся значимым и в то же время проблемным при рассмотрении судами споров о защите прав на товарные знаки.
Результаты экспертных исследований (заключений)
Порядок проведения экспертизы заявленного обозначения (товарного знака), в том числе на предмет его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением, регламентируется Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила).
Правила, в частности, устанавливают, что задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка его соответствия ряду условий, в числе которых отсутствие тождества либо сходства до степени смешения данного обозначения с ранее зарегистрированным обозначением. Как уже говорилось, установление такого факта служит основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения.
В соответствии с подп. 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Для разрешения указанных вопросов согласно Правилам осуществляются следующие действия:
— проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
— определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;
— определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).
Так, при сравнении словесных обозначений устанавливается наличие звукового, графического и семантического (смыслового) сходства. Ниже приведены признаки, на основании которых надлежит сделать вывод о наличии звукового, графического и смыслового сходства сравниваемых обозначений (подп. 14.4.2.2 Правил).
Признаки звукового сходства:
— наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
— близость звуков, составляющих обозначения;
— расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
— наличие совпадающих слогов и их расположение;
— число слогов в обозначениях;
— место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
— близость состава гласных;
— близость состава согласных;
— характер совпадающих частей обозначений;
— вхождение одного обозначения в другое;
Признаки графического сходства:
— общее зрительное впечатление;
— графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
— расположение букв по отношению друг к другу;
— алфавит, буквами которого написано слово;
— цвет или цветовое сочетание.
Признаки смыслового сходства:
— подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);
— совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
— противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Все перечисленные признаки могут учитываться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
Тем не менее, как показывает судебная практика, использование результатов экспертных заключений на предмет установления сходства до степени смешения сравниваемых обозначений зачастую не позволяет стороне достичь желаемого результата. Возможно, это объясняется тем, что при изучении таких доказательств у суда может возникнуть предвзятое отношение к данным, предоставляемым сторонами, и это неудивительно.
На практике в обоснование своих доводов о сходстве либо, напротив, отсутствии сходства обозначений до степени смешения сторона представляет одно, а иногда несколько экспертных заключений, подробно и навязчиво описывая упомянутые доказательства в процессуальных документах при каждом удобном случае.
Экспертиза на предмет сходства обозначений
Заключение эксперта истца
Заключение эксперта ответчика
Наличие звукового сходства: имеется совпадение по 10 из 11 применяемых критериев
Отсутствие звукового сходства: обозначения хо рошо различимы русскоязычным потребителем
Наличие графического (визуального) сходства: имеется совпадение по 4 из 5 применяемых признаков
Отсутствие графического (визуального) сходства: общее зрительное впечатление
Наличие семантического (смыслового) сходства в части их сильных элементов
Отсутствие семантического (смыслового) сход ства в части их сильных элементов
Аналогичные действия предпринимает и другая сторона — за тем лишь исключением, что в представленных ею заключениях обосновываются прямо противоположные выводы.
Тем самым участник процесса невольно сводит свою правовую позицию лишь к представленным им доказательствам, в то время как суд уже сформировал к ним «нейтральное» отношение.
В подтверждение изложенного приведем пример из материалов судебного дела (рассматривалось в сентябре 2007 г. Девятым арбитражным апелляционным судом), где нашим доверителем являлся правообладатель товарного знака (далее — истец), обратившийся в суд с требованием о запрете использования конкурентной компанией (далее — ответчик) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, принадлежащим доверителю.
Результаты экспертиз на предмет звукового, графического и смыслового сходства, представленные сторонами, отражены в приведенной выше таблице.
Очевидно, что позиции экспертов, изложенные при сравнении спорных обозначений, прямо противоположны по содержанию, хотя каждое заключение было прекрасно мотивировано, а экспертиза проведена с учетом установленных норм и правил.
Формирование правовой позиции по рассматриваемой категории дел очень похоже на использование системы «сдержек и противовесов», когда одна из сторон вынуждена представлять дополнительные доказательства, не желая допустить преимущества оппонентов. Зачастую, не имея очевидного преимущества (по субъективному мнению участника процесса), в равных условиях одна из сторон требует назначения судебной экспертизы, получая на это возражение оппонентов, поскольку те (чаще всего безосновательно, а в ряде случаев — наоборот) опасаются за объективность ее результатов.
По мнению автора, назначение судебной экспертизы также не является панацеей. В силу ст. 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела, а согласно ст. 71 Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
В этой связи актуальным и своевременным явилось Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
В п. 13 Информационного письма Президиум ВАС РФ указал, что вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Вопрос же о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
В ходе упомянутого выше дела ответчик также заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. И хотя рассмотрение дела происходило еще до утверждения Информационного письма № 122, суд отказал в проведении судебной экспертизы с той же мотивировкой, которую позднее изложил Президиум ВАС РФ в названном акте.
Результаты социологических опросов
В отношении использования данных социологических опросов в качестве доказательств по делу необходимо обратить внимание на Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее — Рекомендации).
Пункт 2.1 Рекомендаций устанавливает, что при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:
— объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
— территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
— длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
— объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
— ведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
— сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
— сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
— а также иные сведения.
Таким образом, данные социологических опросов приобретают существенное доказательственное значение именно при определении различительной способности заявленного обозначения, что, в свою очередь, играет важную роль при определении опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.
Этот вывод в полной мере подтверждается правовой позицией ВАС РФ, изложенной в широко известном постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу «Невское» vs . « AMRO Невское». Спор возник из-за того, что производитель пивных закусок, имея намерение воспользоваться узнаваемостью и популярностью брэнда известного производителя пива, зарегистрировал за собой товарный знак, содержащий сходное до степени смешения обозначение.
Как указал ВАС РФ, «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от различительной способности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков, а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг».
В продолжение темы в другом постановлении от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «N IVEA » vs . « LIVIA » Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения. Наличие подобной опасности может быть установлено, в том числе исходя из результатов социологических опросов, представленных правообладателями.
Таким образом, очевидно доказательственное значение соцопросов при разрешении вопроса об опасности сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.
Возвращаясь к проблемам использования названных доказательств, надо отметить: как и в случае с экспертными заключениями, данные социологических опросов представляются обеими сторонами и содержат совершенно разные по содержанию выводы, что вызывает у суда обоснованные сомнения в объективности представленной информации.
Подобная ситуация имела место и в ходе упомянутого выше дела. Представителем со стороны истца были предъявлены и приобщены к материалам дела результаты одного социологического опроса, в то время как от ответчика поступили результаты сразу нескольких соцопросов. При этом ответчик критически проанализировал представленные истцом сведения: по его мнению, в ходе проведения самого мероприятия были допущены существенные нарушения.
В сложившейся ситуации в порядке ст. 81 АПК РФ представитель истца подготовил объяснение, где акцентировал внимание на данных, убедительно свидетельствовавших о правоте позиции истца. В частности, из проведенных расчетов, с учетом данных соцопросов, представленных с обеих сторон, следовало, что средний показатель респондентов, полагавших, что продукция, маркированная оспариваемым обозначением, принадлежит определенному производителю (истцу), составил около 30%. Расчеты свидетельствовали о том, что около трети респондентов имели ложное представление относительно производителя конкретной продукции. Это подтверждало наличие опасности сходства товарных знаков до степени их смешения.
Результаты экспертных заключений и данные социологических опросов будут и в дальнейшем активно использоваться сторонами по делам о защите интеллектуальной собственности, в том числе прав на товарные знаки. По мнению автора, формирование устойчивой правовой позиции участника судебного спора не представляется возможным лишь на основании представленных им доказательств;
требуется также всесторонний анализ доказательственной базы иных участников процесса. Очевидно, что судебная практика идет по пути применения системного подхода к оценке доказательств. Вывод о нарушении прав заявителя в рамках рассматриваемой категории дел может быть сделан только при наличии определенных установленных судом обстоятельств.
Получил претензию за использование чужого товарного знака
У меня небольшой магазин с сувенирами при типографии. В продаже есть футболки, кружки и значки с героями детских мультфильмов, их я напечатал сам.
Два дня назада мне пришло письмо с требованием заплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака. Угрожают пойти в суд, если я не заплачу. Но если я заплачу, нет никакой гарантии, что они не будут со мной судиться. Подскажите, что делать?
Еще о судебных разбирательствах:
За использование чужого товарного знака есть штрафы
Товарный знак — обозначение для индивидуализации товаров юридических лиц и предпринимателей: логотипы, названия, упаковки, этикетки, звуки или ароматы. Но товарными знаками всё это становится только после регистрации в Роспатенте.
Как зарегистрировать товарный знак
штрафы — статья 14.10 Административного кодекса;
компенсации — статья 1515 Гражданского кодекса
За использование чужого товарного знака есть штрафы до 200 000 рублей, но чаще владельцы знаков просят компенсацию. Компенсация — от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.
Владелец товарного знака вправе потребовать, чтобы нарушитель уничтожил все поддельные товары за свой счет. Добиваются этого обычно через суд, но перед этим нарушитель получает претензию о нарушении прав на товарный знак.
Если вы получили претензию от владельца знака с требованием выплатить компенсацию и угрозами судебных разбирательств, не паникуйте. Сначала надо всё проверить.
Шаг 1. Проверить доверенность отправителя
Итак, компания получила претензию за незаконное использование товарного знака. Первое, что нужно проверить, — кто ее отправил. Это может быть сам правообладатель, а может — его юрист, если владельца товарного знака нет в стране. В этом случае владелец оформляет доверенность, и юристы от его имени отправляют претензию нарушителю.
У Федеральной нотариальной палаты есть сервис для проверки доверенностей. Чтобы проверить, нужно знать номер, дату доверенности и имя нотариуса — это есть в доверенности. Сервис для проверки бесплатный.
Допустим, отправитель претензии на незаконное использование товарного знака не приложил доверенность. Тогда стоит уточнить у него, на каком основании он вам пишет. Если никаких документов нет, претензию можно игнорировать, но чужой знак всё равно лучше больше не использовать
Шаг 2. Найти товарный знак в базе Роспатента
Потом проверяем товарный знак в базе Роспатента. Смотрим на три вещи:
- срок регистрации товарного знака. Если он истек, владелец не вправе требовать компенсацию;
- правообладатель в претензии и в карточке знака совпадает;
- класс товаров, в которых зарегистрирован знак, совпадает с теми, что продает нарушитель. Например, товарный знак зарегистрирован в классе «напитки», и претензию владелец отправляет тому, кто продает под этим знаком газировку — всё верно. Но вот продажа кроссовок с этим знаком уже не считается нарушением.
Для проверки вводим номера товарных знаков из претензии в поиске по базе Роспатента.
Претензию можно игнорировать, если срок действия регистрации знака уже прошел, правообладатель отличается или классы товара не совпадают.
Шаг 3. Снизить размер компенсации
Если доверенность настоящая, регистрация товарного знака еще действует и претензию отправил его правообладатель, лучше начать переговоры. Цель — договориться на меньшую компенсацию и не дойти до суда.
Идти в суд невыгодно ни владельцу знака, ни нарушителю: это расходы денег на пошлины, поездки, юристов и время: пока примут заявление, пока рассмотрят, назначат заседание — уйдет месяц. Поэтому владелец знака тоже заинтересован решить конфликт мирно.
В моей практике удавалось снизить компенсацию с 50 000 рублей до 15 000 рублей. Когда генеральный директор компании, которая нарушила права на товарный знак, получил претензию, он поехал в офис к отправителю и предложил: давайте мы заплатим 15 000 рублей, подпишем мировое соглашение и не будем доводить до суда. Те согласились.
Мировое соглашение — это досудебное урегулирование конфликта. Если договориться не получилось, владелец знака должен будет прислать досудебную претензию и только потом подать заявление в суд. И уже суд решит, какой будет компенсация.
Не факт, что суд встанет на сторону владельца товарного знака.
ООО «Маша и Медведь» обратилось в суд с требование взыскать с ИП Стрельцова компенсацию 45 000 рублей за незаконное использование товарного знака. Доказательствами компании были чек о покупке игрушечного телефона с героями мультфильма и видеозапись покупки.
Суд отказал владельцу знака, потому что:
- в чеке указано, что истец купил игрушечный телефон за 250 рублей;
- на видеозаписи истец покупает интерактивный телефон за 350 рублей.
На чеке и видео разные товары, а значит, у компании нет доказательств, что ИП Стрельцов продавал товары с чужим знаком.
Суд нередко снижает компенсации: истец просит 50 000 рублей, а суд решает взыскать 30 000 рублей — этот аргумент тоже можно использовать в переговорах.
Шаг 4. Подписать мировое соглашение
Затем нужно подписать мировое соглашение: оно защитит нарушителя, если владелец знака захочет после перевода компенсации получить еще одну через суд.
Что делать, если пришла претензия о нарушении чужого товарного знака?
Пиццерия проигнорировала претензию о нарушении чужого товарного знака и получила штраф 315 000 ₽. Разбираем с юристом, как не допустить такого, на примерах из судебной практики.
Алексей Башук
Юрист по интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ № 2151, управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма»
Предприниматели могут зарегистрировать практически любое обозначение как товарный знак. Например, владелец бургерной может зарегистрировать как товарный знак название кафе, слоган, логотип, название фирменного бургера, этикетки и упаковки.
Когда предприниматели выбирают обозначения для бизнеса, закон предполагает, что они сами разберутся, не нарушает ли их название чужие права. Но бывает так, что предприниматели запускают бизнес, а про товарные знаки забывают: не проверяют свои обозначения и не регистрируют их. Потом выясняется, что эти обозначения уже давно зарегистрированы другими людьми. О том, что предприниматель оказался нарушителем, он узнает уже из досудебной претензии.
В статье рассказываем, как реагировать на претензию и что бывает за нарушение товарного знака помимо штрафов. А еще приводим примеры нарушений прав на товарный знак и судебных споров.
Что такое незаконное использование товарного знака
Без разрешения правообладателя товарного знака другие предприниматели и компании не могут использовать такие же или похожие обозначения. Это касается товаров и услуг, которые однородны товарному знаку.
Отвечать за незаконное использование нарушитель тоже будет по закону: если нарушение подтвердится, суд может заставить заплатить компенсацию правообладателю — до 5 млн рублей. Или назначить административный штраф и даже уголовный срок. Даже если нарушитель не знал о чужой регистрации и взял название случайно, ответственности не избежать.
С нарушителя взыскали больше 70 000 ₽ — перед этим он проигнорировал претензию
Ситуация. Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» подало в суд на индивидуального предпринимателя. Представители компании провели контрольную закупку в магазине бизнесмена — оказалось, что он продает игрушки с персонажами, которые зарегистрированы как товарные знаки «Сети телевизионных станций».
Ошибки. До того как пойти в суд, компания прислала предпринимателю претензию. В ней потребовала прекратить продажу игрушек и выплатить компенсацию. Нарушитель проигнорировал претензию. Даже если до этого он не знал, что нарушает права, то после получения претензии он не придал этому значения.
Решение. С предпринимателя взыскали компенсации за каждый товарный знак, который он незаконно использовал. Плюс компенсация владельцу судебных расходов — всего вышло 73 594 ₽.
Что будет, если нарушить чужие права
Вот какие есть виды ответственности для тех, кто использует чужой товарный знак.
Гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации. К примеру, предприниматель взял чужое название: зарегистрировал домен, заказал брендинг и рекламные вывески и начал использовать обозначение в бизнесе без разрешения правообладателя. Это нарушение исключительного права, за него грозит гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации правообладателю от 10 000 до 5 000 000 ₽.
Может, даже больше: двукратный размер от стоимости контрафактного товара или стоимости права. Например, если компания продает франшизу за 3 млн, а использует название без спроса, компенсация может быть 6 млн.
Административная ответственность. Если владелец товарного знака подаст жалобу в ФАС, нарушителя может ждать административная ответственность — штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Такое бывает, если чужое название используется в рекламе. ФАС может оштрафовать компанию на сумму от 2000 до 500 000 ₽.
Уголовная ответственность — лишение свободы. Если сумма ущерба крупная, это может стать уголовным преступлением. На нарушителя могут подать заявление в полицию, которая запустит проверку. Если подтвердится крупный ущерб, нарушителю грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.
Ущерб для бизнеса. Кроме штрафов и ответственности по закону, еще есть риски для бизнеса.
Допустим, предприниматель открыл пиццерию под чужим названием и в одной концепции оформил коробки для пиццы, сайт, баннеры, маркировку на салфетках. Если выяснится, что он нарушает чужие права, пиццерию придется переименовать и провести полный ребрендинг. А еще — донести до покупателей, что компания теперь работает под новым названием и выглядит , и обосновать это. На это уйдет немало денег, да и репутация пострадает.
Пиццерию оштрафовали на 300 000 ₽ — в названии пиццы был чужой товарный знак
Ситуация. ЗАО «Мясная галерея» пожаловалась на пиццерию Testo. Они продавали пиццу под названием «Горячая штучка», а еще рекламировали доставку этой пиццы у себя на сайте.
«Горячая штучка» — это зарегистрированный товарный знак на готовые блюда вроде пельменей и чебуреков. Он принадлежит «Мясной галерее» и известен в России среди покупателей.
Ошибки. Перед тем как пойти в суд, «Мясная галерея» прислала претензию компании, которая владеет пиццерией, — ООО «Хуторок». Претензию проигнорировали.
Результат. Суд удовлетворил иск. ООО «Хуторок» обязали выплатить компенсацию 315 000 ₽, включая судебные издержки, прекратить продавать пиццу с чужим названием и удалить любые ее упоминания с сайта.
Что делать, если пришла претензия о нарушении прав на товарный знак
Если вам пришла претензия о нарушении прав, не стоит ее игнорировать. На практике отправитель почти всегда после отправки претензии готов идти в суд. Поэтому не надо рассчитывать, что о проблеме забудут, лучше сразу обратиться к профильному юристу.
Перед звонком к юристу можно самому проверить, что претензия реальная и имеет смысл. Для этого найдите отправителя и проверьте, зарегистрирован ли на него такой товарный знак. Если все действительно так, как в письме, стоит попытаться вступить в переговоры и снизить размер компенсации.
Проверить доверенность отправителя
Владелец товарного знака может составить претензию сам, но чаще этим занимаются его юристы. Чтобы юрист имел такие полномочия, на него оформляют доверенность. Это документ, в котором заверено, что владелец знака назначает юриста своим представителем и разрешает ему представлять свои интересы от его лица.
Если претензия о нарушении прав на товарный знак пришла от юриста, к документу должна быть приложена копия доверенности. Изучите копию и проверьте данные доверенности — нужно убедиться, что она подлинная. Для проверки есть специальный сервис Федеральной нотариальной палаты. Он бесплатный: заходите на сайт, вводите номер доверенности, дату оформления и имя нотариуса, нажимаете на кнопку и проверяете, не липовый ли документ.
Нужно перепроверить, правильно ли введены данные. Если все ввели верно, но сервис ничего не находит — доверенность ненастоящая
Претензию присылают одним из двух способов: заказным письмом с описью вложения на юридический адрес фирмы или по электронной почте. Это нужно, чтобы потом идти в суд. По правилам к письму должна быть приложена доверенность. Если доверенности нет или ее не показали, это не значит, что претензии можно не придавать значение и продолжить нарушать. Обратите внимание, что указано в претензии, и уточните, на каком основании юрист вам пишет. Доверенность могут и не приложить, но это не помешает правообладателю пойти дальше и подать на вас в суд.
Найти товарный знак в базе Роспатента
Дальше нужно посмотреть подробности о товарном знаке: действителен ли он, на какие товары и услуги зарегистрирован. Для этого найдите номер товарного знака в претензии, откройте сайт Росреестра и впишите его в форму.
Введите номер регистрации товарного знака, и в отдельной вкладке браузера откроется свидетельство о регистрации
Проверьте несколько вещей.
Действует ли знак сейчас. Если он истек, нарушения нет. Товарный знак регистрируется на 10 лет, и иногда правообладатель забывает его продлить. Получается, что претензию отправили, не разобравшись в деле.
На какие товары и услуги распространяется. Нужно сравнить товар, на который действует товарный знак, с тем, что продает нарушитель. Бывает, что товарный знак действует на одни товары, а претензию предъявляют на другие. В таком случае нарушения тоже, скорее всего, нет. Товарный знак действует только на конкретные товары и услуги, которые там указаны, или на однородные им.
Кто правообладатель. Бывает, что компания передала права на знак другому бизнесу, а в реестр это не внесла. Если новый правообладатель заявит о претензии, он не сможет защищать себя в суде — пока что эти права ему не принадлежат. Понятно, что правообладатели могут быстро заключить договор отчуждения и перенести товарный знак на эту компанию или договориться и переслать претензию от первого владельца. Но все равно лучше проверить.
Когда все проверите сами, нужно обратиться к юристу, чтобы он изучил материалы и рассказал, что будет дальше.
Обратиться к юристу
Юрист будет разбираться в том, что мы описали выше, только уже с точки зрения профильных знаний. Он изучит, есть ли основания, чтобы оспорить саму регистрацию товарного знака. На результатах проверки он в итоге и будет выстраивать вашу защиту.
Выяснит, почему компания, которая получила претензию, вообще решила использовать это название. Может оказаться, что обозначения — это зарегистрированное фирменное наименование юрлица в ЕГРЮЛ: вдруг «нарушитель» зарегистрировал название раньше, чем предъявитель претензии — товарный знак.
Тогда можно пойти в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы подтвердятся, Палата прекратит действие товарного знака в отношении определенных товаров и услуг, и защищать будет нечего.
Иногда бывает так, что у компании еще до регистрации чужого товарного знака появилось право на коммерческое обозначение: фирма использовала название настолько долго и интенсивно, что оно стало известно потребителям. Это придется доказать: например, предъявить договоры с поставщиками, арендодателями и рекламодателями. Тогда чужой товарный знак могут аннулировать.
Проблема в том, что известность бренда — слабый довод, потому что это более субъективное понятие, чем зарегистрированный товарный знак. Это тяжело доказывать, но иногда попытаться все же стоит.
Проверит сходство обозначений, которое использует компания: товара с товарным знаком. Может оказаться так, что эти обозначения между собой не сходны: правообладатель зарегистрировал одно название, а название «нарушителя» другое или сильно отличается. Тогда защита будет строиться на этом.
Попробует найти другие основания для аннулирования товарного знака. Если на товарном знаке или в его составе есть элемент, который может ввести в заблуждение, его не должны зарегистрировать. Роспатент может сделать это по ошибке, и тогда регистрацию можно оспорить.
Иногда Роспатент регистрирует обозначение, которого пока нет в словарях, но оно уже используется разными предпринимателями для обозначения вида новых товаров. Закон предусматривает несколько оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, и если юрист найдет хотя бы одно, он может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации.
Магазин запчастей добился отмены товарного знака, но позже суд его восстановил
Ситуация. Владелица магазина автозапчастей «Европеец» обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Автоевропеец». Она ссылалась на известность названия, а для доказательства хватило наружной рекламы, баннеров и листовок, накладных на товар. Товарный знак аннулировали, но на этом дело не закончилось: бывшая владелица товарного знака пошла в интеллектуальный суд оспаривать возражение.
Ошибки. Аргумент владелицы товарного знака был в том, что у предпринимательницы из магазина запчастей нет исключительного права на коммерческое обозначение: известность — это одно, а сертифицированное право — другое. Суд согласился с этим и признал названия сходными до степени смешения.
Решение. Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным и восстановил товарный знак. Дело вернулось к начальной точке.
Попытаться снизить размер компенсации
Юрист построит стратегию дальнейшего спора. Если нарушение действительно есть, задача юриста — снизить компенсацию.
Задача компенсации — не обогатить правообладателя, а восстановить в том финансовом положении, в котором он находился до нарушения. Размер компенсации — это всегда предмет торга, и обычно его уменьшают.
Когда юрист изучит претензию, он подготовит письменное юридическое заключение с описанием рисков, вариантов развития событий, перспектив дела. Или подготовит отзыв на претензию — там он сошлется на все эти обстоятельства, которые нашел.
Дальше есть два варианта развития событий.
Подписать мировое соглашение или пойти в суд
Юрист изучает дело, составляет заключение или отзыв на претензию. Дальше происходит один из вариантов.
С правообладателем завязывается диалог. Стороны обсуждают проблему, и правообладатель приходит к выводу, что тратить деньги на суды и юристов — не то, чем он хотел бы заниматься.
В этом случае стороны начинают торговаться и обсуждать условия мирового соглашения. Обычно это заканчивается тем, что нарушитель обещает прекратить нарушение, то есть не использовать товарный знак, и выплатить компенсацию — о ней тоже договариваются отдельно. Или нарушитель заключает с правообладателем лицензионный договор и начинает платить за использование товарного знака.
Для потенциального нарушителя мировое соглашение — лучший исход события. В большинстве случаев так и бывает: стороны договариваются без суда и никто претензий не имеет.
Правообладатель не соглашается на доводы. Тогда придется идти в суд — все решится там.
Если стороны все-таки не договорились, правообладатель в течение месяца может подать исковое заявление в суд.
Суды по товарным знакам могут затянуться. Они нередко проходят несколько инстанций: арбитражный суд, апелляционный, а если с решением апелляции не согласны — кассация. Кассационный суд может не поставить точку в споре, а вернуть дело на повторный круг, и процесс затянется на год-два.
В итоге суд примет решение: удовлетворить иск, отказать в иске или удовлетворить иск частично. Если суд удовлетворит иск, нарушителю придется заплатить компенсацию и прекратить использовать в своем бизнесе чужое обозначение.
Читайте новости в Telegram
Разборы юристов, полезные статьи о бизнесе и личный опыт предпринимателей
Читать Telegram 
Особенности доказывания использования товарного знака правообладателем по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака служит распространенным средством защиты интересов заявителей в ситуациях, когда в процессе экспертизы заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, выявляется тождественный или сходный до степени смешения товарный знак третьего лица.
Основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в судебном порядке является недоказанность правообладателем использования товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.
Использование товарного знака в рамках системного анализа положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, с юридической точки зрения, является обязанностью правообладателя и служит инструментом для обеспечения реального функционирования товарных знаков в гражданском обороте (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.09.2013 № 5793/13).
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе товарного знака. В этой связи, правообладателю необходимо представить доказательства реального использования товарного знака. Однако на практике это удается не всегда.
В этой связи, при доказывании использования товарного знака в оспариваемый трехлетний период правообладателю следует учитывать следующие обстоятельства.
Как неоднократно отмечалось в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором указанные товары или услуги названы в свидетельстве на товарный знак (Постановления Президиума СИП от 17.02.2017 по делу № СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу № СИП-165/2016).
При этом, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, при анализе перечня товаров, в отношении которых доказывается использование товарного знака правообладателем, однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации (Определение от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 по делу №СИП-530/2014), при доказывании использования товарного знака однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам. Для реализации такого подхода правообладателю необходимо не только представить доказательства использования товарного знака, но и доказать широкую известность товарного знака «не абстрактно, а в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется».
Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. При этом перечень способов использования товарного знака является открытым и, таким образом, допускает использование товарного знака при введении в гражданский оборот товаров совместно с другими товарами (Постановление Президиума СИП от 12.02.2018 по делу № СИП-372/2018).
Для целей признания товарного знака используемым по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в законе не содержится требования о том, чтобы товарный знак размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот. Принимая во внимание, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно, при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, правообладатель товарного знака (знака обслуживания) должен представить доказательства индивидуализации указанным обозначением фактически оказываемых услуг.
В случае если товарный знак используется, к примеру, на вывеске в месте оказания услуг, такое использование следует квалифицировать как использование товарного знака для индивидуализации этих услуг (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).
При доказывании использования товарного знака представление доказательств факта заключения лицензионных договоров, в соответствии с которыми третьим лицам предоставляется право использования товарного знака, не является достаточным в отсутствие подтверждения введения таких товаров в гражданский оборот:
«Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуги) в гражданский оборот.
Таким образом, самого по себе факта заключения лицензионных договоров на использование товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ "модели транспортных средств масштабные", без подтверждения непосредственного введения таких товаров в гражданский оборот, недостаточно для подтверждения использования товарного знака для целей применения статьи 1486 ГК РФ» (Постановление Президиума СИП от 19.04.2018 по делу № СИП-412/2017).
Непредставление правообладателем в материалы дела «доказательств исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения лицензиару не может свидетельствовать о неиспользовании спорных товарных знаков, поскольку в доказывании нуждается факт оказания услуг, а не факт оплаты». (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-379/2017).
Предоставление правообладателем доказательств, подтверждающих использование словесного обозначения в виде строчных, а не прописных букв, не может свидетельствовать о «нетождественности» используемого и зарегистрированного обозначений и, как следствие, не может свидетельствовать о неиспользовании спорного товарного знака (Постановление Президиума СИП от 09.02.2018 по делу № СИП-362/2017).
Кроме того, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ, «использованием товарного знака признается, в том числе, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку» (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017).
Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака доказательства использования, представленные правообладателем, должны соответствовать следующим условиям:
-использование товарного знака в отношении тех товаров и/или услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;
-введение в гражданский оборот и доведение до потребителя товаров, маркированных товарным знаком;
-использование товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован (Постановление Президиума СИП от 25.02.2019 по делу №СИП-337/2018).
—использование товарного знака в оспариваемый трехлетний период.
Принимая во внимание, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным судебным органом, решения которого вступают в законную силу немедленно, у лиц, участвующих в деле, отсутствует возможность апелляционного обжалования, и, как следствие, отсутствует возможность пересмотра дела и представления доказательств. В этой связи, при рассмотрении дела в суде первой инстанции и при доказывании реального использования товарного знака правообладателю следует быть максимально осмотрительным.