Ноу хау как объект интеллектуальной собственности
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.
Патентные войны: как защитить свои идеи и разработки от копирования?
Как сохранить уникальность бизнес-идеи, в чем различия между авторским и патентным правом, как пресечь недобросовестные действия со стороны конкурентов и инвесторов и не допустить утечку секретных сведений из компании, рассказывают специалисты по защите интеллектуальной собственности, эксперты по авторскому праву Наталья Калина и Владимир Зимин.
Наталья Калина, генеральный директор юридической компании «Ваш правовой помощник»:
Так как идея не является объектом авторского права, законом охраняется не идея сама по себе, а метод ее воплощения в жизнь. Идею саму по себе защитить от копирования нельзя, иначе у нас бы существовал только один веб-сайт, на котором пользователи могли рассказывать о себе, общаться, делиться новостями и обсуждать их. Или, например, был бы только один сайт по бронированию отелей. Но поскольку охраняется конкретная реализация идеи, у нас есть Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие социальные сети.
Безусловно, быстрая реализация уникальной идеи дает определенную гарантию того, что вы успеете развить бизнес и получить прибыль еще до того, как у вас появятся конкуренты (внешние, которые скопируют идею в целом, или внутренние, которые идею «украдут» со всем содержимым). Но повторюсь: защитить вы сможете именно метод реализации идеи, а не саму идею.
К сожалению, не существует методов защиты идеи (в части способа реализации), когда на самом первом этапе ее реализации вы общаетесь с любыми третьими лицами и эту идею раскрываете. Поэтому на переговорах с инвесторами перед вами стоит непростая задача: не рассказать всего, но и не отпугнуть инвестора.
Есть механизм защиты информации через признание ее коммерческой тайной или заключение соглашения о неразглашении. Можно попробовать пойти этим путем, но, насколько такой путь может быть эффективен, необходимо смотреть в каждом конкретном случае. С моей точки зрения, российское законодательство не дает четких гарантий для защиты информации.
Потенциально возможно «воровство» идеи со стороны инвесторов, но если инвестор профессиональный, ему, скорее, будет интересно именно инвестировать в воплощение идеи ее автором, а не воплощать ее самому или искать кого-то, кто будет воплощать чужую идею. Беречь свои наработки, безусловно, нужно и от конкурентов.
Конкретные объекты, которые уже созданы, сохранить легче, чем те, которые у вас в голове. Так, если у вас есть дизайн сайта, он будет защищаться авторским правом вместе с содержанием. Конкретную информацию и изображения защитить легче, чем саму идею «я хочу сделать сайт про то, как делать букеты».
Существует путь разделения обязанностей между сотрудниками, когда часть функций передается внешним лицам, тогда никто в компании не будет знать всех нюансов идеи. Если процесс разбить на части, это существенно затруднит его заимствование, но насколько это облегчит вашу собственную работу? Думаю, что такая идея хороша для шпионов, но не для бизнесменов. Представляется, что если какой-то объект охраняется законом, то нужно грамотно оформить такой объект (если такое оформление возможно и нужно) и уведомить об этом заинтересованных лиц. В данном случае, скорее всего, подойдет режим коммерческой тайны, например.
Бизнес-план не относится к изобретению или полезной модели в том значении, которое придается этим понятиям Гражданским кодексом РФ, но потенциально может содержать информацию об этих объектах интеллектуальных прав. Что касается ноу-хау, то ст.1465 ГК РФ определяет этот объект интеллектуальной собственности как сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Соответственно, при соблюдении указанных выше условий бизнес-план потенциально может быть признан ноу-хау, но настоятельно рекомендую обратить внимание на то, что исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. И, конечно, бизнес-план, скорее всего, будет считаться объектом авторского права, но обратите внимание, что в данном случае он будет защищаться как литературное произведение.
Владимир Зимин, ведущий эксперт ООО «Центр экспертизы интеллектуальной собственности»:
Не существует универсальных ответов на вопрос о том, какой способ правовой охраны является лучшим и что делать при возникновении любой идеи. Необходимо всякий раз проводить тщательный анализ любой задумки и принимать решение об охране в том или ином режиме по каждому конкретному объекту.
К сожалению, на бытовом уровне под авторским правом часто подразумевают всю систему законодательства о правовой охране интеллектуальной собственности. На самом деле, авторское право — лишь небольшая часть права интеллектуальной собственности, которое во много раз шире.
Авторское право охраняет лишь произведения науки, литературы и искусства (картины, книги, музыку и так далее), при этом оно не защищает суть, не охраняет смысл этих произведений, ограничиваясь лишь их формой. Иными словами, защищается законом лишь сам текст книги, но не ее сюжет, внешний вид скульптуры, но не сама поза статуи.
Однако законодательство предоставляет широкий выбор форм охраны идей, который не ограничивается лишь авторским правом. Так, например, чрезвычайно интересными являются объекты патентных прав, в частности, изобретения. Изобретением считается техническое решение в любой области, относящееся к устройству, веществу или способу. Патентное право, в отличие от авторского, охраняет именно суть объекта, его смысл и назначение, а не внешнее выражение. В случае если патент получен, например, на какой-либо новый двигатель внутреннего сгорания, охраняться будет именно идея, то есть не конкретный изготовленный механизм, лежащий на складе, а принципы его работы, его составные части и их взаимосвязь. Производство аналогичных устройств будет являться незаконным. Однако изобретениями являются именно технические решения. Так, например, можно запатентовать способ изготовления лекарства, но охранять способ ведения бизнеса невозможно.
Выбор способа охраны зависит от типа самой идеи. Если была создана новая технология производства продукции или изобретено новое устройство, необходимо в полной тайне подать заявку на изобретение, а уже затем проводить презентации и вести переговоры. Если придуман новый дизайн автомобиля или мебели, можно подать заявку на выдачу патента на промышленный образец, если придуман оригинальный слоган или логотип — заявку на товарный знак. После подачи заявки фиксируется приоритет, поэтому даже в том случае, если недобросовестный инвестор после раскрытия вами информации подаст заявку, он получит отказ.
Если же вами предлагается новый метод ведения предпринимательской деятельности или другой неохраняемый в качестве изобретений объект, вы можете охранять его в качестве ноу-хау, введя режим коммерческой тайны. В этом случае перед проведением переговоров необходимо будет подписывать соглашение о неразглашении информации, полученной в ходе переговоров, и проводить их в конфиденциальном порядке.
Недобросовестные действия возможны с любой стороны. Да, существует определенная этика, однако вряд ли конкурент или недобросовестный инвестор, услышав потрясающую идею создания двигателя с КПД 99,9%, в случае неудачных переговоров, решит забыть о ее существовании и займется чем-то другим. Вполне возможно, что злоумышленник не станет патентовать тот или иной объект, а просто будет производить подобную продукцию, что автоматически перекроет вам возможность получения патента, так как изобретение обязательно должно быть новым.
Бытует легенда, что рецепт кока-колы знают лишь несколько человек, причем фрагментами, чтобы ни один человек не смог раскрыть полный рецепт приготовления напитка. Идея о том, чтобы никто не знал всю технологическую цепочку, далеко не нова.
Чем меньше людей обладают всей информацией о производственном цикле, тем меньше вероятность того, что эту информацию смогут заполучить конкуренты. Однако надо учитывать, что если конфиденциальные сведения по договору аутсорсинга передаются сторонней компании, то риски утечки возрастают, так как вы не можете знать, как устроена система сохранения коммерческой тайны на том предприятии и не работает ли там «шпион» конкурентов.
Можно обратиться к компаниям, предлагающим защиту идей от копирования за деньги. Все зависит от того, какие именно услуги они оказывают. Если это специализированная организация, занимающаяся оформлением и подачей заявок на товарные знаки и объекты патентного права, то почему нет? Самостоятельно подготовить необходимые документы и заполнить бланки довольно сложно. Ежегодно Роспатентом выносятся тысячи отказных решений именно по формальным признакам, то есть из-за неправильно заполненных документов. Если компания позиционирует себя как фирму по защите идей от копирования, то ее стоит остерегаться. Бездумно передав материалы подобной компании, вы рискуете потерять не только деньги, но и сами идеи, которые могут быть безнаказанно слиты конкурентам.
Бизнес-план в отдельных случаях может быть признан произведением, охраняемым авторским правом, однако от этого не будет ровным счетом никакого толку, так как в этом случае важна не красота звучания фраз и не литературный стиль, а сами идеи, лежащие в основе этого бизнес-плана.
Сведения, отраженные в бизнес-плане, целесообразнее всего охранять в качестве секретов производства (ноу-хау). Определение ноу-хау дано в статье 1465 ГК РФ. В него вполне укладываются и элементы бизнес-плана, содержащие сведения о способах осуществления предпринимательской деятельности.
В отличие от изобретений и многих других объектов, ноу-хау может охраняться практически бессрочно — до момента разглашения конфиденциальных сведений. Данным преимуществом в свое время воспользовались и авторы кока-колы, которая охраняется именно в режиме ноу-хау. Патент на изобретение действует лишь 20 лет с даты подачи заявки, после чего изобретение переходит в общественное достояние и может использоваться любыми лицами свободно. Если бы изготовители кока-колы раскрыли и запатентовали рецепт, то уже столетие напиток производился бы тысячами компаний без всяких отчислений автору, но сохранение сведений в абсолютной тайне позволяет компании десятки лет получать прибыль.
Не пропустите новые публикации
Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.
Исключительное право на секрет производства (ноу-хау): вопросы учета и налогообложения
Для получения преимущества на рынке пищевой продукции важно обладать информацией о более эффективных способах производства, снижения издержек, нахождения новых направлений сбыта и т. п. Такого рода сведения тщательно оберегаются от конкурентов и относятся к секретам производства.
В статье рассказывается об особенностях получения исключительного права на секрет производства (ноу-хау) по договору отчуждения, использования этого права приобретателем, а также рассматриваются вопросы бухгалтерского и налогового учета указанных операций.
По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне – приобретателю названного права (ст. 1468 ГК РФ). Причем передающая сторона обязана сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права. Данное право может быть получено от организаций и физических лиц, являющихся резидентами как РФ, так и иностранного государства.
Секретная информация (ноу-хау)
По сути секрет производства – это информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность и к которой нет свободного доступа на законном основании. К поименованной информации могут относиться сведения о результатах научных исследований, техническая и технологическая документация, результаты опытов и испытаний, методики, материалы исследования применяемых технологий и технологических процессов, прогнозируемые оценки рыночной конъюнктуры, тенденции развития техники и технологий, сведения о поставщиках и покупателях, информация об условиях и ценах по договорам, которые заключаются или о заключении которых ведутся переговоры.
Для справки
03.07.2013 начал деятельность Суд по интеллектуальным правам (Информация ВАС РФ и Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2013).
Гражданский кодекс не предусматривает государственную регистрацию исключительного права на ноу-хау. Следовательно, переход данного права от правообладателя к приобретателю по договору отчуждения тоже не подлежит государственной регистрации. Возможна ситуация, когда схожей секретной информацией владеют несколько лиц, которые стали обладателями такой информации добросовестно и независимо друг от друга (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). В результате этого два и более лица могут обладать на законных основаниях исключительным правом на одинаковую секретную информацию.
Отчуждение исключительного права оформляется актом приема-передачи, форма которого не утверждена законодательно (значит, акт может иметь свободную форму).
Режим секретности
В силу п. 1 и 2 ст. 10 данного закона режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, следующих мер по охране конфиденциальности информации:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
3) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
4) регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
5) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов документов, содержащих названную информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (полное наименование и место нахождения).
Согласно ст. 1467 ГК РФ исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. Примером данной ситуации может быть разглашение секретной информации ее первоначальным правообладателем или иным лицом. В этом случае приобретатель исключительного права на секретную информацию теряет возможность ограничения доступа к ней, вследствие чего у него прекращается исключительное право на указанную секретную информацию.
Пример 1
Мясокомбинат приобрел исключительное право на секрет производства. Спустя некоторое время он узнал, что секретные сведения были разглашены третьей стороне – конкуренту одним из его сотрудников. Причем конкурент еще не успел воспользоваться этой информацией. Приобретатель обязал третью сторону не раскрывать секрет производства и не использовать названную информацию.
Гражданский кодекс не поясняет, в каких случаях временная утрата конфиденциальности секретной информации влечет прекращение исключительных прав на секрет производства. Официальные разъяснения по подобной ситуации отсутствуют. По нашему мнению, несмотря на то что секретная информация попала к конкуренту, ее правообладатель ограничил доступ к ней, обязав третью сторону ее не раскрывать и не использовать. Поэтому данная информация может продолжать признаваться секретной для мясокомбината.
Бухгалтерский учет
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к указанным экономическим выгодам (речь идет о наличии договора об отчуждении исключительного права и установлении режима секретности);
в) возможно выделить или отделить (идентифицировать) объект от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение более 12 месяцев. Следовательно, режим секретности в отношении ноу-хау должен быть установлен на срок, превышающий 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) у объекта отсутствует материально-вещественная форма.
Стоимостного критерия в данном случае нет.
Если исключительное право не соответствует приведенным критериям, то либо оно будет учитываться в соответствии с характером его использования (например, как товар (предназначено для продажи)), либо затраты на его приобретение могут быть учтены в составе расходов по обычной деятельности.
Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.
Возможна ситуация, когда организация приобретает по одному договору исключительные права на разные ноу-хау. В этом случае, по нашему мнению, организация будет принимать каждое исключительное право в качестве отдельного инвентарного объекта НМА.
Срок полезного использования. При принятии к учету исключительного права на ноу-хау организации необходимо определить срок его полезного использования, исходя из следующих предпосылок:
- законодательством не ограничен срок действия исключительного права на ноу-хау;
- учитывается ожидаемый срок использования ноу-хау;
- учитывается срок, в течение которого передающая сторона обязуется сохранять режим конфиденциальности.
Инструкцией по применениюПлана счетов предусмотрено отражать затраты на приобретение НМА на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-5 «Приобретение нематериальных активов», а принятие объекта в качестве НМА – на счете 04 «Нематериальные активы».
Амортизационные отчисления начисляются по НМА с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к учету (п. 31 ПБУ 14/2007).
Пример 2
В августе 2013 г. мясокомбинат приобрел исключительное право на разработанную техническую информацию, касающуюся процесса обработки мясной продукции. Стоимость приобретения – 240 000 руб. В этом же месяце исключительное право на ноу-хау принято на учет в качестве НМА и произведена оплата правообладателю. Срок полезного использования – 60 месяцев. Амортизация начисляется линейным способом.
(240 000 руб. / 60 мес.)
Пункт 16 ПБУ 14/2007 предусматривает изменение первоначальной стоимости НМА только в случаях переоценки и обесценения НМА. Так как в рассматриваемой ситуации нет ни того, ни другого, первоначальная стоимость объекта не подлежит увеличению. По нашему мнению, если новая информация будет соответствовать понятию ноу-хау, данному в ст. 1465 ГК РФ, она подлежит отражению в бухгалтерском учете в составе нового НМА, конечно, при условии соблюдения критериев, установленных п. 3 ПБУ 14/2007.
Налог на прибыль
По мнению контролирующих органов, стоимостной критерий, используемый для отнесения актива к амортизируемому имуществу, распространяется и на НМА (см., например, письма Минфина РФ от 31.10.2011 № 03-03-06/1/704, от 29.09.2011 № 03-03-06/1/601, от 27.09.2011 № 03-03-06/1/595, ФНС РФ от 24.11.2011 № ЕД-4-3/19695@). Исключительные права на ноу-хау стоимостью 40 000 руб. и менее организация вправе списать единовременно на дату ввода в эксплуатацию в составе материальных расходов на основании пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (письма Минфина РФ от 31.08.2012 № 03-03-06/1/450, от 09.09.2011 № 03-03-10/86).
Срок полезного использования исключительного права на ноу-хау определяется исходя из условий, аналогичных тем, что мы указали выше для целей бухгалтерского учета (п. 2 ст. 257 НК РФ). Причем срок полезного использования не может быть менее 12 месяцев.
Возможна ситуация, когда правообладатель, отчуждающий исключительное право на секрет производства, использовал его в собственных целях в течение нескольких лет. В данном случае возникает вопрос: должен ли приобретатель исключительного права уменьшать установленный им срок полезного использования на срок фактического использования предыдущим правообладателем? Налоговый кодекс не рассматривает подобную ситуацию. По нашему мнению, фактический срок использования ноу-хау предыдущим правообладателем не должен учитываться при определении СПИ новым правообладателем.
Ноу-хау может касаться технологии производства продукции пищевой промышленности, которое в течение определенного срока не используется по каким-либо причинам, например, консервации, реконструкции цеха, где осуществляется названное производство. Оказывает ли это влияние на право организации начислять амортизацию по НМА (исключительному праву на ноу-хау)?
В силу п. 5 ст. 259.1 НК РФ начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо когда такой объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
В соответствии с п. 3 ст. 256 НК РФ из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства, переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев либо находящиеся на реконструкции, продолжительностью свыше 12 месяцев. В данной норме ничего не говорится об исключении из состава амортизиру-емого имущества НМА, соответственно, эта норма на них не распространяется.
Пример 3
В марте 2012 г. организация приобрела исключительное право на новую технологию производства колбас. В ходе предпринимательской деятельности было выявлено, что площадь цеха недостаточна для эффективного применения новой технологии, поэтому было решено провести реконструкцию здания цеха. Реконструкция затянулась на полтора года. Срок полезного использования ноу-хау – 5 лет.
Так как Налоговый кодекс не содержит положений, ограничивающих право начислять амортизацию по НМА в случае временного неиспользования исключительного права на ноу-хау, организация может продолжать начислять по нему амортизацию.
Если исключительные права на ноу-хау российской организации передает компания – резидент иностранного государства, в некоторых случаях приобретатель может выступать в качестве налогового агента, то есть исчислять налог на прибыль, удерживать его из доходов иностранной организации и перечислять в бюджет (пп. 4 п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 НК РФ). Например, обязанности налогового агента у российской организации возникают, если иностранная организация (правообладатель) не имеет постоянного представительства на территории РФ и при этом отсутствует международное соглашение между государствами об избежании двойного налогообложения либо если из международного соглашения не следует иной порядок налогообложения, чем тот, что предусмотрен Налоговым кодексом РФ (ст. 7 НК РФ).
Налог на добавленную стоимость
Компания, передающая исключительное право, – резидент иностранного государства, не состоящий на учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика. Если подобная организация осуществляет передачу исключительных прав на секреты производства российской организации, местом реализации услуг признается территория РФ (пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ). В то же время в силу пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ эта операция не подлежит обложению НДС, и у российской организации не возникают обязанности налогового агента.
В случае, когда исключительное право на ноу-хау передает резидент Республики Беларусь или Республики Казахстан, на основании ст. 7 НК РФ приоритет перед положениями гл. 21 НК РФ будут иметь положения Протокола от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе». Согласно ст. 2Протокола взимание косвенных налогов (НДС) при оказании услуг осуществляется в государстве – члене таможенного союза, территория которого признается местом реализации услуг. Исходя из п. 1 ст. 3 Протоколаместом реализации услуг признается территория государства – члена таможенного союза, если налогоплательщику этого государства уступаются патенты, лицензии, иные документы, удостоверяющие права на охраняемые государством объекты промышленной собственности, торговых марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания, авторских, смежных прав или иных аналогичных прав. Следовательно, местом реализации в таком случае признается территория РФ, значит, применяются положения Налогового кодекса. Но в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ данная операция освобождается от налогообложения.
Приобретение ноу-хау в составе предприятия как имущественного комплекса. При реализации предприятия в целом как имущественного комплекса налоговая база определяется отдельно по каждому из видов активов предприятия (п. 1 ст. 158 НК РФ). На основании п. 4 названной статьи продавец предприятия составляет сводный счет-фактуру, в котором в самостоятельные позиции выделяет основные средства, нематериальные активы, прочие виды имущества производственного и непроизводственного назначения, сумму дебиторской задолженности, стоимость ценных бумаг и другие позиции активов баланса. К сводному счету-фактуре прилагается акт инвентаризации. По нашему мнению, при реализации исключительного права на ноу-хау в составе предприятия как имущественного комплекса НДС не начисляется.
Налог на доходы физических лиц
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ исчисление и уплату НДФЛ производят физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущественных прав.
В статье 1226 ГК РФ предусмотрено, что на результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом. Таким образом, Гражданский кодекс относит исключительные права на ноу-хау к имущественным правам.
Значит, организация, приобретающая исключительные права на ноу-хау у физического лица, не признается налоговом агентом по НДФЛ. Аналогичный вывод следует из писем финансистов, в которых рассмотрены случаи, когда предметом договора об отчуждении являются исключительные права на произведение, программное обеспечение (письма от 21.06.2013 № 03-04-05/23608, от 26.11.2009 № 03-04-05-01/833).
Критерии нарушения прав на секрет производства
К каждому из объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации
(далее – ГК РФ, Кодекс), применяются свои критерии, на основании которых можно сделать вывод о том, являются ли действия нарушением прав интеллектуальной собственности или нет.
Чтобы определить эти критерии предлагаю обратиться к четвертой части Кодекса, в которой для каждого из охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в зависимости от особенностей этих объектов, предусмотрен свой набор способов их использования, относимых к исключительному праву.
При этом нарушением исключительного права, по общему правилу, является использование одним из способов, предусмотренных для конкретного объекта, совершенное без разрешения правообладателя.
Таким образом, для того, чтобы определить являются ли конкретные действия нарушением, необходимо сопоставить эти действия со способами использования, определенными для спорного объекта интеллектуальной собственности и установить было ли у предполагаемого нарушителя разрешение правообладателя.
В том случае если разрешения не было, то такие действия могут быть признаны нарушением исключительного права.
Так, например, для объектов авторского права предусмотрено, что запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, считается воспроизведением, которое является одним способов использования произведения.
Стоит отметить, что программа для ЭВМ или, как предложило Минобрнауки называть ее, подготовив поправки в четвертую часть Кодекса, – «компьютерная программа», также является объектом авторского права и охраняется как литературное произведение.
При этом мы понимаем, что, так называемая, «пиратская» версия компьютерной программы подразумевает под собой, что она получена пользователем в обход защиты, установленной правообладателем и без его разрешения.
В данной связи, если такая нелицензионная версия компьютерной программы была загружена и хранится в памяти компьютера, то такие действия, являющиеся способом использования объекта интеллектуальной собственности, совершенные без разрешения правообладателя, могут быть признаны нарушением исключительного прав.
Для полезных моделей, являющихся объектами патентного права, имеются свои критерии. Так, использованием полезной модели, считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель (подпункт 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ).
При этом в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Таким образом, для признания действий, нарушающими права на полезную модель, должна быть установлена совокупность условий, например: ввоз на территорию Российской Федерации продукции, в которой содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
Относительно вопроса использования товарного знака и критериев его незаконного использования я углубляться не буду, поскольку они у каждого на слуху, и лишь отмечу, что в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Теперь предлагаю рассмотреть как обстоят дела с критериями нарушений прав на секрет производства, и начну я, пожалуй, с определения, что же является секретом производства, который также принято называть ноу-хау.
При этом, что интересно, «ноу-хау» (от англ. know how — «знать, как») было впервые введено в обиход английской судебной практикой и изначально представляло собой выражение «to know how to do it» – знать, как это сделать. Впервые данный термин в знакомом нам виде «know how» был использован в американской судебной системе (дело «Дизенд против Д. Брауна» 1916 года).
Как следует из пункта 1 статьи 1465 ГК РФ, секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
Мы видим, что определение секрета производства, приведенное статье 1465 Кодекса, содержит достаточно общее понятие, не раскрывающее сути того, что это за объект, поскольку ноу-хау – это сведения, причем сведения любого характера. Причем важно, что к таким сведениям не обязательно должны относиться только результаты интеллектуальной деятельности.
При этом важными критериями охраноспособности секрета производства являются:
- действительная или потенциальная коммерческая ценность сведений;
- неизвестность сведений третьим лицам;
- принятие правообладателем разумных мер для соблюдения конфиденциальности этих сведений.
Теперь, согласно приведенным выше примерам, касающимся способов использования произведения, полезной модели товарного знака, предлагаю проанализировать статью Кодекса, в которой изложены способы использования секрета производства.
В статье 1466 ГК РФ указано, что обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.
Если мы обратимся к статье 1270 ГК РФ, в которой определены способы использования объектов авторского права, то в ней содержится 11 подпунктов, посвященных этому вопросу, которые занимают больше страницы печатного текста. В то время как в случае с секретом производства это всего лишь две с половиной строчки.
Вместе с тем не стоит отчаиваться, поскольку если мы обратимся к пункту 1 статьи 1472 ГК РФ, в котором закреплена ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства, то увидим, что нарушителем исключительного права на секрет производства может быть также признано лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса.
Таким образом, мы можем уточнить, что для признания действий, нарушающими исключительное право на секрет производства, необходима совокупность условий, а именно: неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение или использование без разрешения правообладателя, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.
При этом в пункте 2 статьи 1472 ГК РФ указано, что лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
Более того, в силу пункта 2 статьи 1466 ГК РФ лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства, и, следовательно, также не может быть признано нарушителем прав на ноу-хау.
Вместе с тем остается открытым вопрос, какие же все-таки критерии нарушения прав на секрет производства? Давайте попробуем разобраться на примере.
Допустим, компания «А» обладает производственными сведениями по приготовлению тонизирующего напитка, в частности рецептом и технологией его производства, которые использует при приготовлении.
На предприятии введен режим коммерческой тайны, обеспечивающий отсутствие доступа к этим сведениям третьих лиц.
При этом эти сведения получены компанией «А» в ходе самостоятельных разработок, что может свидетельствовать о неизвестности этих сведений третьим лицам.
На рынке тонизирующих напитков появляется аналогичный напиток, производителем которого является компания «Б». По заверениям компании «Б» их напиток по всем показателям не уступает, а в чем-то превосходит продукцию конкурентов.
Компания «А», проведя химический анализ и испытания напитка компании «Б», приходит к выводу, что по составу и результатам употребления напитки схожи, в связи с чем есть подозрение, что произошла утечка конфиденциальной информации с предприятия «А», и эта информация попала в руки конкурентов.
Правообладатель секрета производства начинает активную компанию по борьбе с нарушением, обращается с иском суд к компании «Б».
И вот, в ходе судебного разбирательства суд назначает экспертизу по делу, в рамках которой ставит перед экспертом вопрос: «Использован ли секрет производства компании «А» при производстве продукции компании «Б»?».
Эксперт начинает исследовать техническую документацию обеих компаний, присутствует при процессе производства на предприятиях, фиксирует показания приборов и пропорции ингредиентов, измеряет температуру, время и плотность, с рулеткой вымеряет длину шлангов, и простукивает цистерны на наличие скрытых полостей.
В итоге эксперт приходит к выводу, что часть сведений, составляющих секрет производства, использована при производстве напитка компании «Б», но у напитков отличается вкус у одного напитка вкус дыни, а у другого клубники, причем напиток компании «Б» обладает тонизирующим эффектом на 30 минут дольше, чем напиток компании «А», а также после его употребления исчезают веснушки.
Из чего мы можем заключить, что может, конечно, какая-то часть коммерчески ценной информации, знаний и умений, выраженная в виде технической документации, оборудования, необходимого для запуска производственного процесса, была использована компанией «Б», но насколько эта часть является существенной не ясно. Также не понятно является ли эта часть самостоятельным охраняемым объектом интеллектуальных прав на секрет производство, и можно ли в случае использования части говорить о нарушении права на секрет производства в целом.
Более того, я полагаю, что при рассмотрении такого рода споров, безусловно, должна даваться оценка не только сравнению секрета производства и спорной продукции или технологии производства этой продукции, но также сведениям, находящимся в открытом доступе, которые могли быть использованы обеими сторонами, в связи с чем вспоминается народная мудрость: «Не все то золото, что блестит», иными словами не вся та информация, что лежит в сейфе действительно является секретом. Хотя, безусловно, она будет являться секретом, но секретом Полишинеля.
Кроме того, в описанной мной ситуации действия компании «Б» можно было бы признать нарушением, только в том случае, если бы помимо прочего в суд были представлены прямые доказательства, подтверждающие факт, так называемого, коммерческого шпионажа, в ходе которого эти сведения, которые, действительно являются секретом, были бы похищены у компании «А».
При чем, что характерно, дел такой категории, в которой защищается секрет производства, крайне мало и остается только догадываться по какой причине. То ли потому что этот объект недостаточно изучен, то ли потому что нарушений с использованием секрета производства небольшое количество, в связи с тем, что правообладатели искусно хранят свои тайны.
Подводя итог этой статьи, я хотел бы сказать, что, к сожалению, в законодательстве, да чего греха таить, и в судебной практике остается большой пробел, касающийся критериев оценки факта нарушения / ненарушения прав на секрет производства.
Мне, как практикующему юристу не ясно, какие критерии или термины в этой связи применять: эквивалентные признаки, переработка, сходство до степени смешения, идентичность, может быть, что-то еще?
При чем, не буду скрывать у меня теплилась надежда, что Верховный Суд Российской Федерации каким-то образом затронет этот вопрос и даст свои разъяснения на этот счет в Постановлении Пленума от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Но, к сожалению этого не произошло.
В данной связи для меня вопрос критериев нарушения прав на секрет производства остается открытым и непонятным.
Вместе с тем всем, кто интересуется темой споров по защите интеллектуальных прав, и в частности прав на ноу-хау, рекомендую ознакомиться с делом А40-180850/2017, особое внимание предлагаю обратить на постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2020, особенно на ту часть судебного акта, в которой суд дает или вернее сказать не дает оценку доводам кассатора, а также на особое мнение судьи Т.В. Васильевой от 15.10.2020.
Как мне кажется, в особом мнении раскрываются потайные литературные таланты судей, которые скрыты за железобетонными шаблонами судебных решений и постановлений, и особое мнение уважаемой Татьяны Владимировны яркий тому пример.